Đăng ký nhãn hiệu qua hệ thống Madrid

Hệ thống Madrid là gì?

Là một hệ thống do Văn phòng quốc tế thuộc WIPO quản lý để phục vụ mục đích đăng ký quốc tế nhãn hiệu. Hệ thống này có hai văn bản pháp lý chính:
– Thỏa ước Madrid (1891, hiện nay không còn dùng cho đơn mới, và thay thế bằng Nghị định thư);
– Nghị định thư Madrid (1989).

Đến 02/11/2022, Hệ thống Madrid có 112 thành viên, bao phủ 128 nước, vùng lãnh thổ. Thành viên mới nhất là Carbo Verde: https://www.wipo.int/export/sites/www/treaties/en/docs/pdf/madrid_marks.pdf

Lưu ý: Hà Lan, Bỉ, Luxembourg là các thành viên của Hệ thống Madrid, nhưng đối với việc đăng ký quốc tế nhãn hiệu thì sau đó ba nước này thỏa thuận với nhau và xem lãnh thổ của cả ba nước như là một quốc gia (khối Benelux). Do vậy, theo thỏa ước và quy định của khối Benelux, nếu muốn chỉ định Hà Lan trong đơn Madrid thì có thể chỉ định Benelux (BX), hoặc chỉ định Liên minh châu Âu (vì Hà Lan là 1 thành viên của EM) chứ không thể chỉ định Hà Lan như là một quốc gia độc lập.

Tại sao chọn Hệ thống Madrid?

– Nộp đơn một nơi, bảo hộ ở nhiều nơi; Nộp đơn bằng một ngôn ngữ; trả phí một lần (có ngoại lệ), bằng một loại tiền; 
– Quản lý sau đăng ký (sửa đổi, chuyển giao quyền, hủy bỏ v.v.) dễ dàng hơn; 
– Nói chung, Hệ thống Madrid tiết kiệm chi phí, thời gian và đơn giản hóa thủ tục cho người nộp đơn.

Đặc trưng của đơn Madrid
– Đơn Madrid bắt buộc phải dựa trên một đơn cơ sở hoặc đăng ký cơ sở (điều kiện tiên quyết). 
– Thời hạn 2 tháng để lấy ngày nộp đơn ở nước/bên tham gia xuất xứ; (Nếu sau 2 tháng thì ngày nộp đơn sẽ là ngày nộp đơn WIPO)
– Thời hạn phụ thuộc 5 năm.

Người nộp đơn có thể làm gì với  Hệ thống Madrid?
– Nộp đơn mới; 
– Chỉ định sau; 
– Gia hạn; 
– Hủy bỏ hiệu lực; 
– Sửa đổi thông tin 
– Chuyển nhượng 
V.v. Danh mục các loại đơn tương ứng với các tờ khai MM

Các bước trong quy trình đăng ký qua Hệ thống Madrid
1. Nộp đơn tại nước xuất xứ. Nước xuất xứ kiểm tra, xác nhận và chuyển cho WIPO;
2. WIPO thẩm định hình thức đơn và chuyển đơn cho các nước/bên tham gia được chỉ định; 
3. Các nước/bên tham gia được chỉ định thẩm định nội dung đơn và thông báo kết quả cho WIPO. WIPO thông báo kết quả cho chủ đơn.

Hồ sơ đơn Madrid xuất xứ từ Việt Nam (Nộp đơn tại cục SHTT)
Một đơn cần có các tài liệu sau:
– 01 tờ khai tiếng Việt (đơn xác lập quyền dùng tờ khai 06/ĐKQT; các đơn khác (chỉ định sau, gia hạn…) dùng tờ khai 08/SĐQT); 
– 02 tờ khai tiếng Anh (MM2, MM4 đến MM24, tùy mục đích sử dụng) (lấy trên trang web của WIPO); 
– Bản sao đơn/đăng ký cơ sở
– Giấy ủy quyền (Nếu nộp đơn qua đại diện SHTT); 03 tuyên bố sử dụng nhãn hiệu tại Hoa Kỳ (MM18); 
– 03 mẫu nhãn; 
– Chứng từ phí xử lý đơn của Cục v.v.

Phí
Một đơn nhãn hiệu Madrid sẽ phải nộp hai khoản phí: 
– Phí xử lý đơn ở Cục Sở hữu trí tuệ là 2.000.000 đồng (đơn yêu cầu xác lập quyền); các đơn khác như sửa đổi, gia hạn v.v. là 1.000.000 đồng;
– Phí nộp cho WIPO (bằng Phờ-răng Thụy Sỹ, người nộp đơn nộp trực tiếp qua ngân hàng cho WIPO).

Phí WIPO
– Phí cơ bản
– Phụ phí
– Phí bổ sung
– Phí riêng
– Nhật Bản có 2 phần phí
– Bảng phí riêng của từng nước: http://www.wipo.int/madrid/en/fees/sched.html
– Công cụ tính phí Internet: http://www.wipo.int/madrid/en/fees/calculator.jsp?

Quy trình xử lý đơn

– Người nộp đơn nộp đơn tại Cục Sở hữu trí tuệ (Phòng Đăng ký ở trụ sở chính hoặc hai Văn phòng đại diện); 
– Đơn được chuyển đến Trung tâm thẩm định CDĐL và Nhãn hiệu quốc tế để xử lý; 
– Nếu đơn không có thiếu sót. Cục SHTT ra thông báo phí để người nộp đơn chuyển phí cho WIPO (mẫu thông báo phí kèm theo), đồng thời chuyển đơn cho WIPO. 
– Sau khi gửi đơn cho WIPO, Cục ra thông báo để người nộp đơn biết việc này và theo dõi đơn;
– Người nộp đơn trực tiếp nộp phí cho WIPO qua ngân hàng và nộp lại chứng từ cho Cục SHTT để hoàn thiện hồ sơ. Cục SHTT kiểm tra chứng từ, nếu có sai sót sẽ yêu cầu chủ đơn sửa. 
– Nếu đơn có thiếu sót, Cục SHTT ra công văn yêu cầu người nộp đơn sửa thiếu sót. Khi đơn đã hoàn thiện, Cục ra thông báo phí và lặp lại quy trình như trên. 
– Sau khi gửi đơn cho WIPO, nếu có thông báo từ WIPO (ví dụ yêu cầu sửa danh mục, thiếu sót hoặc trao đổi các vấn đề khác liên quan…), Cục Sở hữu trí tuệ sẽ phối hợp với WIPO để xử lý theo các quy định của Hệ thống Madrid.

Để theo dõi tình trạng đơn, có thể truy cập công cụ Madrid Monitor tại địa chỉ: https://www.wipo.int/madrid/monitor/en/index.jsp

Xử lý đơn Madrid chỉ định Việt Nam

1. Sau khi nhận được thông báo của Văn phòng quốc tế về đơn Madrid có chỉ định Việt Nam, Cục Sở hữu trí tuệ tiến hành thẩm định nội dung đơn như đối với đơn đăng ký nhãn hiệu được nộp theo thể thức quốc gia. Trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày Văn phòng quốc tế ra thông báo, Cục Sở hữu trí tuệ có kết luận về khả năng bảo hộ của nhãn hiệu
2. Đối với nhãn hiệu đáp ứng các điều kiện bảo hộ theo quy định của pháp luật Việt Nam, Cục Sở hữu trí tuệ thực hiện các thủ tục sau đây: a) Trước khi kết thúc thời hạn 12 tháng nêu tại Mục 1, Cục Sở hữu trí tuệ ra quyết định chấp nhận bảo hộ nhãn hiệu đăng ký quốc tế tại Việt Nam, ghi nhận vào Sổ đăng ký quốc gia về nhãn hiệu (Phần Nhãn hiệu đăng ký quốc tế) và gửi cho Văn phòng quốc tế tuyên bố bảo hộ; và
b) Công bố quyết định trên Công báo sở hữu  công nghiệp trong thời hạn 02 tháng kể từ  ngày ra quyết định. Phạm vi (khối lượng) bảo hộ được xác định  theo nội dung yêu cầu trong đăng ký quốc tế  nhãn hiệu đã được Văn phòng quốc tế ghi  nhận và được Cục Sở hữu trí tuệ chấp nhận.
3. Đối với nhãn hiệu có một phần hoặc toàn bộ hàng  hóa, dịch vụ không đáp ứng điều kiện bảo hộ hoặc  nhãn hiệu đáp ứng điều kiện bảo hộ nhưng đăng ký  quốc tế còn có thiếu sót (ví dụ thiếu Quy chế sử  dụng nhãn hiệu tập thể, nhãn hiệu chứng nhận, thiếu  ảnh chụp hoặc hình vẽ thể hiện hình phối cảnh nhãn  hiệu ba chiều…), thì trước khi kết thúc thời hạn 12  tháng nêu tại điểm 1 trên đây, Cục Sở hữu trí tuệ ra  thông báo tạm thời từ chối, trong đó nêu rõ nội dung  và lý do dự định từ chối; và gửi thông báo đó cho  Văn phòng quốc tế;
4. Trong thời hạn 03 tháng kể từ ngày Cục Sở hữu trí tuệ gửi thông báo tạm thời từ chối đối với một phần hoặc toàn bộ hàng hóa, dịch vụ, người nộp đơn có quyền sửa chữa thiếu sót hoặc có ý kiến phản đối dự định từ chối của Cục Sở hữu trí tuệ. 
Việc sửa chữa thiếu sót hoặc phản đối dự định từ chối được thực hiện theo thủ tục như đối với đơn đăng ký nhãn hiệu được nộp theo thể thức quốc gia, kể cả quy định về cách thức nộp đơn.
5. Trường hợp Cục Sở hữu trí tuệ dự định từ chối một phần hoặc toàn bộ danh mục hàng hóa, dịch vụ (nêu trong thông báo tạm thời từ chối), nếu trong thời hạn 03 tháng nêu tại điểm 4, người nộp đơn sửa chữa thiếu sót đạt yêu cầu và/hoặc có ý kiến phản đối xác đáng đối với dự định từ chối một phần hoặc toàn bộ hàng hóa, dịch vụ đó thì Cục Sở hữu trí tuệ thực hiện các thủ tục sau đây:
a) Ra quyết định chấp nhận bảo hộ nhãn hiệu đăng ký quốc tế tại Việt Nam với phạm vi (khối lượng) bảo hộ tương ứng với hàng hóa, dịch vụ đáp ứng điều kiện bảo hộ; ghi nhận vào Sổ đăng ký quốc gia về nhãn hiệu (Phần Nhãn hiệu đăng ký quốc tế); và gửi cho Văn phòng quốc tế tuyên bố chấp nhận bảo hộ sau thông báo tạm thời từ chối; 
b) Công bố quyết định trên Công báo sở hữu công nghiệp trong thời hạn 02 tháng kể từ ngày ra quyết định.
6. Trường hợp Cục Sở hữu trí tuệ dự định từ chối một phần danh mục hàng hóa, dịch vụ (nêu trong thông báo tạm thời từ chối), nếu kết thúc thời hạn 03 tháng nêu tại điểm 4 mà người nộp đơn không sửa chữa thiếu sót hoặc sửa chữa thiếu sót không đạt yêu cầu, không có ý kiến phản đối hoặc có ý kiến phản đối nhưng không xác đáng đối với dự định từ chối đó thì Cục Sở hữu trí tuệ áp dụng tương tự các thủ tục quy định tại điểm 5 chỉ riêng đối với hàng hóa, dịch vụ đáp ứng điều kiện bảo hộ (hàng hóa, dịch vụ không nêu trong thông báo tạm thời từ chối).
7. Trường hợp Cục Sở hữu trí tuệ dự định từ chối toàn bộ danh mục hàng hóa, dịch vụ (nêu trong thông báo tạm thời từ chối), nếu kết thúc thời hạn 03 tháng nêu tại điểm 4 mà người nộp đơn không sửa chữa thiếu sót hoặc sửa chữa thiếu sót không đạt yêu cầu, không có ý kiến phản đối hoặc có ý kiến phản đối nhưng không xác đáng đối với dự định từ chối toàn bộ danh mục hàng hóa, dịch vụ đó thì Cục Sở hữu trí tuệ ra quyết định từ chối chấp nhận bảo hộ nhãn hiệu đăng ký quốc tế tại Việt Nam và gửi cho Văn phòng quốc tế thông báo khẳng định từ chối toàn bộ.
8. Thủ tục khiếu nại và giải quyết khiếu nại đối với các quyết định nêu tại các điểm 5, 6 và 7 được thực hiện như đối với đơn đăng ký nhãn hiệu được nộp theo thể thức quốc gia nếu có cơ sở cho rằng quyết định này được ban hành không phù hợp với các quy định pháp luật về nội dung và trình tự ban hành. Kết quả giải quyết khiếu nại được Cục Sở hữu trí tuệ thông báo cho Văn phòng quốc tế và cho người nộp đơn.
9. Kể từ ngày đăng ký quốc tế nhãn hiệu được chấp nhận bảo hộ tại Việt Nam, theo yêu cầu của chủ sở hữu nhãn hiệu, Cục Sở hữu trí tuệ cấp Giấy xác nhận nhãn hiệu đăng ký quốc tế được bảo hộ tại Việt Nam, với điều kiện người yêu cầu nộp phí, lệ phí theo quy định.
10. Trường hợp người thứ ba có ý kiến đối với đơn Madrid có chỉ định Việt Nam trong thời hạn kể từ khi đơn Madrid được Văn phòng quốc tế công bố trên Công báo đến trước ngày ra quyết định chấp nhận bảo hộ, hoặc kết thúc 12 tháng kể từ ngày Văn phòng quốc tế thông báo về đơn có chỉ định Việt Nam, tùy thuộc thời điểm nào sớm hơn, ý kiến người thứ ba được coi là nguồn thông tin tham khảo trong quá trình xử lý đơn.

Các công cụ và địa chỉ Internet khác cần biết 
– Địa chỉ lấy tờ khai tiếng Việt: https://ipvietnam.gov.vn/web/guest/nhan-hieu
– Địa chỉ lấy tờ khai MM: http://www.wipo.int/madrid/en/forms/ 
– Công cụ phân nhóm hàng hóa/dịch vụ: https://webaccess.wipo.int/mgs/
– Bảng phí riêng: http://www.wipo.int/madrid/en/fees/sched.html
– Công cụ tính phí: http://www.wipo.int/madrid/en/fees/calculator.jsp? 

Một số điểm cần lưu ý 
– Càng chỉ định nhiều nước càng tận dụng được phí cơ bản 
– Nên khai tên và địa chỉ bằng song ngữ; Thời hạn hai tháng để lấy ngày nộp đơn ở Việt Nam; 
– Thời hạn phụ thuộc 5 năm; 
– Không cho chuyển nhãn hiệu ra ngoài Hệ thống; 
– Lưu ý chỉ định toàn EU và từng quốc gia;
– Thuật ngữ hàng hóa/dịch vụ nên tuân theo thuật ngữ của WIPO; 
– Cân nhắc việc sử dụng trong thời gian nhãn hiệu đang thẩm định; 
– Thường xuyên kiểm tra tình trạng nhãn hiệu ở cơ sở dữ liệu của WIPO để xử đúng hạn các vấn đề có thể xảy ra; Trường hợp nhãn hiệu tập thể/chứng nhận, cần liên hệ với nước được chỉ định nộp các tài liệu liên quan;
– Kiểm tra trước xem đã có nhãn tương tự của chính mình ở nước sắp chỉ định hay không; 
– Nếu có các ngôn ngữ ngoài tiếng Anh thì phải dịch rõ ràng;